4 · Talan i varumärkesmål

Inledande anmärkningar

1.Grunderna för vad en intrångskonflikt är har redan behandlats. Den fråga som nu kommer att belysas är vilka möjligheter som innehavaren av det drabbade varumärket har att agera rättsligt. Som nämns inledningsvis, står ett stort antal möjliga taleformer till rättighetsinnehavarens förfogande. För svenskt vidkommande ges dessa rättsliga instrument närmast av 37–41 §§ VML. Jag tänkte emellertid inte uppehålla mig vid dessa bestämmelser. Min avsikt är snarare att utifrån dessa ge en bild av vilka olika taleformer det finns stöd för i det immaterialrättsliga sanktionssystemet.s. 389

2.En inledande uppdelning är, med processrättslig terminologi, att skilja mellan fullgörelsetalan och fastställelsetalan. Det rör sig i sammanhanget om taleformer med skilda karaktärsdrag och distinktionen dem emellan är viktig av flera skäl. De båda taleformerna definieras i förarbetena till RB enligt följande: ”Fullgörelsetalan går ut på en dom, som ålägger svaranden att fullgöra en prestation, under det att fastställelsetalan avser allenast ett fastställande av existensen eller icke-existensen av ett rättsförhållande”. Både fullgörelsedomar och fastställelsedomar kan vinna rättskraft. Den viktigaste skillnaden dem emellan, inte minst i ett internationellt processrättsligt perspektiv, är att endast fullgörelsedomar är exigibla och som sådana möjliga att lägga till grund för en verkställighetsåtgärd. I linje därmed karaktäriserar Ekelöf en fullgörelsetalan som ”talan om exigibel dom” medan en fastställelsetalan kan formuleras som ”talan om inexigibel dom”. Hur käranden formulerar sina yrkanden får med andra ord stor betydelse. I de flesta fall är det käranden som har möjlighet att bestämma om talan skall utformas som en fastställelse- eller en fullgörelsetalan. Som ett exempel kan nämnas talan om upphävande av en varumärkesregistrering, som närmast får betraktas som en fullgörelsetalan, eftersom en sådan talan syftar till handlingen att häva registreringen. Svaranden måste med andra ord medverka till en prestation. En mycket snarlik effekt uppnås med en talan om 44 Del II – Bakgrund och problemen fastställelse om att en varumärkesrättighet inte består. Skillnaden är att en sådan dom endast indirekt tvingar svaranden till efterrättelse. Det kan konstateras att flera av de situationer som behandlas nedan är av sådan art att det går att föra talan om såväl fullgörelse som fastställelse med liknande effekter som resultat. Viktigt att notera i sammanhanget är att utformningen av talan och valet av taleform har direkt betydelse för vilka domsrättsregler som kan tillämpas till stöd för domsrätt.s. 389

Fullgörelsetalan

Inledande anmärkningar

1.En fullgörelsetalan syftar således till att framtvinga någon form av prestation från svarandens sida. Bland de taleformer som finns inom varumärkesrätten är det främst talan om skadestånd samt talan om förbud som har sådan karaktär. Det är emellertid tänkbart att yrka på andra former av fullgörelse i samband med varumärkeskonflikter. Ett exempel är redan nämnda fall att en varumärkesregistrering skall upphävas, ett annat att en omtvistad rättighet skall överflyttas till en ny innehavare.s. 390

Skadeståndstalan

1.Möjligheten att föra talan om skadestånd ges för svenskt vidkommande av 38 § VML. Därur framgår att den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, gjort sig skyldig till ett varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för varumärkesanvändningen, samt ersättning för den ytterligare skada som uppkommit. Det framgår inte av bestämmelsen vem som är taleberättigad, men det framstår som naturligt att det är innehavaren av det drabbade varumärket som för ersättningstalan. Värt att uppmärksamma är dessutom att det är tillräckligt att svaranden agerat oaktsamt för att skadeståndsskyldighet skall uppkomma.s. 390

Förbudstalan

1.Möjligheten att föra talan om förbud i samband med ett intrång infördes på det varumärkesrättsliga området den 1 april 1994. Regeln finns i 37 a §s. 390

2.45 Del II – Bakgrund och problemen VML och ger innehavaren av ett varumärke, eller den som genom licens har rätt att utnyttja ett varumärke, rätt att föra talan om förbud att fortsätta med en intrångsgörande handling.s. 390

3.Ett förbud måste vara klart preciserat och ha en direkt relation till det påstådda intrånget. Inom ramen för det preciserade yrkandet skall domstolen utforma förbudet så att det uppfyller allmänna krav på entydighet och konkretisering. Domstolen är i detta samanhang oförhindrad att begränsa förbudet i förhållande till vad som yrkats. Lagstiftaren anbefaller i princip en form av proportionalitetsprövning i samband med beslut om förbud. När det gäller varumärken sägs i motiven att: ”Ett förbud bör dock inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet.”s. 391

Talan om registrerings upphävande m.m.

1.Av 26 § VML framgår att var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering får föra talan mot innehavaren om att registreringen skall hävas. Kravet på den taleberättigade är således att denne skall lida förfång av registreringen eller annorlunda uttryckt att denne har ett intresse i att registreringen hävs. Grunderna för hävning skiljer sig åt. Det kan exempelvis röra sig om att innehavaren av det aktuella varumärket inte har gjort verkligt bruk av sin registrerade rättighet. Det kan också röra sig om fall när varumärket i fråga har förlorat sin särskiljningsförmåga. I de fall som behandlas i detta arbete är det i sammanhanget viktigt att poängtera att frågan om en varumärkesregistrerings upphörande tämligen ofta uppkommer som ett genkäromål i en intrångsprocess. 46 Del II – Bakgrund och problemens. 391

Positiv- och negativ fastställelsetalan

1.En fastställelsetalan har, som framgår av det inledningsvis sagda, till syfte att domstolen skall uttala sig om ett visst rättsförhållandes bestånd eller ickebestånd. Följaktligen kan en fastställelsetalan vara både positiv och negativ. För varumärkesrättens del kommer detta till uttryck i 44 § VML där det framgår att en ”[t]alan om fastställelse, huruvida rätt till varumärke består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, må av domstol upptagas till prövning, där ovisshet råder om förhållandet och denna leder käranden till förfång.”s. 392

2.Det kan finnas anledning att skilja mellan positiv- och negativ fastställelse, inte minst eftersom det vid en jämförelse mellan de båda formerna av fastställelsetalan blir uppenbart att partsställningen i vissa fall kastas om. Med utgångspunkt hos en innehavare av en varumärkesrättighet kan problemet formuleras på följande vis: I det ena fallet vill rättighetsinnehavaren att domstolen skall fastställa att ett visst förfarande utgör intrång, en positiv fastställelsetalan där rättighetsinnehavaren är kärande och den påstådde intrångsgöraren är svarande. I det andra fallet för den påstådde intrångsgöraren en negativ fastställelsetalan om att den omtvistade påstådda intrångsgörande handlingen inte är intrångsgörande. I detta fall rör det sig med andra ord om en negativ fastställelsetalan där den påstådde intrångsgöraren är kärande och rättighetsinnehavaren svarande. Uppdelningen av fastställelsetalan i positiv och negativ får betydelse i den fortsatta framställningen, i första han i samband med analysen av tillämpningsområdet för regeln om forum delicti i avsnitt 8.4 nedan.s. 392

Interimistiska beslut

1.Som redan nämnts, återfinns möjligheten att yrka på förbud i 38 § VML. Här rör det sig om en talan där förbudet utgör huvudyrkandet. Av 37 a § 2 st. VML framgår emellertid att det också är möjligt att yrka på förbud som provisoriskt rättsskydd i väntan på dom avseende huvudyrkandet. I dessa fall kan förbudet aktualiseras också i samband med yrkande på annan fullgörelse än förbud, exempelvis skadestånd. Huvudyrkandet måste dock, i enlighet med ovan sagda, vara formulerat som ett yrkande på fullgörelse.s. 392

2.För känneteckensinnehavare som utsätts för intrång är det av största vikt att få ett snabbt beslut om intrångets upphörande. Yrkanden om interimistiska beslut har bland annat av den anledningen kommit att bli vanligt förekommande inom immaterialrättens område. Det interimistiska beslutets popularitet stärkts ytterligare av det faktum att dessa beslut ofta leder till en förlikning i linje med det provisoriska beslutet. Processformen är meds. 392

3.47 Del II – Bakgrund och problemen andra ord snabb, vilket kan sägas vara i båda parternas intresse. Slutligen lär ett ytterligare skäl till sanktionens popularitet vara att övriga sanktioner i de känneteckensrättsliga lagarna är förhållandevis milda. Det har bland annat lyfts fram att de låga ersättningsnivåer som döms ut i samband med känneteckensintrång sällan ger den skadelidande full kompensation, med följd att intresset för interimistiska beslut ökar. Det interimistiska beslutet, som omedelbart hindrar intrånget, blir därmed ett viktigt och realistiskt alternativ till en utdragen skadeståndsprocess.s. 392

4.Ett interimistiskt beslut syftar till att säkerställa domsverkställighet och kan därmed motiveras med hänsyn till kärandens berättigade intresse av att kunna skydda sin rätt mot en sabotageåtgärd. Som argument mot de interimistiska besluten kan anföras att dessa innebär en form av summarisk snabbprocess. Eftersom parterna tenderar att följa utgången av de interimistiska målen innebär de interimistiska besluten att svaranden i princip utestängs från möjligheten till en egentlig prövning av saken.s. 393

5.Ett interimistiskt beslut får inte meddelas om inte domsverkställigheten verkligen hotas. För att domstolen skall kunna avgöra om så är fallet måste käranden visa att sannolika skäl för intrång föreligger samt att det finns risk att ensamrätten förlorar i värde om intrånget fortsätter (fara i dröjsmål). Vidare skall käranden som huvudregel ställa säkerhet för det fall att ett meddelat interimistiskt beslut upphävs vid en senare egentlig prövning av målet.s. 393

6.Sedan förbudsstadgandet infördes i VML är det dessutom möjligt att väcka talan om interimistiskt beslut med stöd i 15 kap. RB. Det bör för övrigt påpekas att förutsättningarna för att meddela interimistiska beslut inom immaterialrätten i stort sett är desamma som i 15 kap. RB om civilprocessuella säkerhetsåtgärder. 48 Del II – Bakgrund och problemens. 393

Avslutande reflexioner

1.Syftet med detta kapitel har varit att ge en kort översikt över olika former av talan i varumärkesmål. Poängen med en sådan genomgång är att domsrätten i den fortsatta analysen kommer att prövas bland annat utifrån dessa skilda taleformer.s. 394

2.För en internationell processrättare kan det säkert framstå som märkligt att göra en affär av den svenska varumärkeslagens regler, i ett arbete som gäller domsrätt och således situationer där det ännu inte är klarlagt att just nämnda regler kommer att tillämpas. Lagvalsfrågan kommer ju som bekant tidsmässigt efter frågan om domstolens behörighet. Väl medveten om detta vill jag därför understryka att mitt syfte här i första hand är att exemplifiera taleformerna och i det sammanhanget har den svenska varumärkeslagen tjänat som utgångspunkt. Det varumärkesrättsliga sanktionssystemet bygger emellertid i stor omfattning på internationellt fastlagda principer. De här presenterade taleformerna förekommer således i ett mycket stort antal nationella system, inte minst på grund av den internationella harmonisering som TRIPS-avtalet under senare år har medfört.s. 394

3.Som framgår av den i detta kapitel valda strukturen, är utgångspunkten ett vidare perspektiv, de skilda taleformerna, inte de respektive sanktionsparagraferna. På så sätt blir det möjligt att distansera sig från den materiella rätten.s. 394